Markenabmahnung von Zierhut IP erhalten - Was tun?

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Bild von Davie Bicker auf Pixabay

Die Kanzlei Zierhut IP versendet seit Jahren für diverse Markeninhaber Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen. Die Markenabmahnungen betreffen u.a. Begriffe, bei denen der Laie nicht annimmt, dass diese überhaupt als Marke eingetragen werden können ("Hula Hoop“, „Hacky Sack“, „Frida Kahlo“ bzw. „Frida“). Seit kurzem versendet Zierhut IP auch Markenabmahnungen wegen Verletzung der Marke „EMBRACE. Eine Markenabmahnung ist ärgerlich. Noch ärgerlicher wird es, wenn Abgemahnte unwissend noch größeren Schaden (Vertragsstrafen) verursachen. Wie Abgemahnte auf Zierhut Abmahnungen reagieren sollten, erklären wir in diesem Beitrag.

Für wen mahnt die Kanzlei Zierhut IP welche Marken ab?

FRIDA Kahlo Corporation: Markenabmahnungen für “FRIDA KAHLO“ und “FRIDA”

Seit Jahren versendet die Kanzlei Zierhut IP Markenabmahnungen für die Frida Kahlo Corporation (Panama City). Diese hat sich – so sie selbst - der Aufgabe verschrieben, die Erinnerung an das Wirken der bekannten Malerin Frida Kahlo zu bewahren und ihre Kunst zu erhalten. Für die Frida Kahlo Corporation sind zahlreiche Marken „Frida Kahlo“ bzw. „Frida“ mit Schutz in der EU für diverse Waren (z. B. Bekleidung, Schuhe, Schmuck, Uhren, Bettwäsche, Kosmetik, Parfüm, Druckereierzeugnisse, Taschen, Getränke) eingetragen.

Abgemahnt werden Onlinehändler, die in ihren Angeboten die Begriffe „Frida Kahlo“ oder „Frida“ verwenden, sei es in der Artikelüberschrift oder Artikelbeschreibung. Betroffen sind vor allem Anbieter von Bekleidung, Taschen, Wandbilder und Tapeten.

Wham-O Holding Ltd.: Markenabmahnungen für “Hula Hoop” und “Hacky Sack”

Die Wham-O Holding Ltd. (Hongkong) geht zurück auf die Wham-O Inc., ein in den USA sehr bekanntes Spielzeugunternehmen. Dieses vermarktet seit ca. 70 Jahren Spielzeug. Zahlreiche ihrer Ideen und Produkte floppten, einige wurden jedoch Kassenschlager, so „Hula Hoop“, "Frisbee" und "Hacky Sack".

Die Wham-O Holding Ltd. ist Inhaberin zahlreicher Marken mit Schutz in Klasse 28 (Spiele, Spielzeuge, Turn- und Sportartikel). Darunter folgende Marken: Hula Hoop, Frisbee, Hacky Sack, Boogie, Snowball, Superball und Snowboogie und zahlreiche weitere Begriffe. Diese Marken verteidigt sie auch durch Abmahnungen.

Abgemahnt werden z.B. Onlinehändler, die „Hula Hoop“ in Angeboten für Fitnessreifen oder "Hacky Sack" in Angeboten für Footbags in der Artikelüberschrift oder Artikelbeschreibung nutzen.

Inka Mininno: Markenabmahnungen für „EMBRACE"

Seit kurzem mahnt die Kanzlei Zierhut IP für Frau Inka Mininno Verletzungen der Marke „Embrace“ ab. Frau Moninno betreibt unter www.embrace-fashion.com einen Fashion-Onlineshop, in dem sie Bekleidung und Accessoires, vor allem Schals und Tücher anbietet.

Betroffen sind Onlinehändler, die Schuhe, Bekleidung und Taschen anbieten und dabei das Zeichen "EMBRACE" in der Artikelüberschrift oder Artikelbeschreibung nutzen.

Was fordert die Kanzlei Zierhut in den Markenabmahnungen?

Die Abgemahnten werden von der Kanzlei Zierhut IP stets aufgefordert,

  • eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
  • für Zwecke der Bezifferung von Schadensersatz Auskunft zu erteilen,
  • ihre Schadensersatzpflicht dem Grunde nach anzuerkennen sowie
  • Abmahnkosten (berechnet nach Streitwerten bis zu 150.000 EUR) zu erstatten.

Soll man auf die Markenabmahnung reagieren?

Das sollten Sie auf jeden Fall! Denn sollte die Abmahnung berechtigt sein, drohen weitere Anwalts- und Gerichtskosten. Insbesondere besteht die Gefahr des Erlasses einer einstweiligen Verfügung. Gegen eine Eilverfügung kann man zwar Widerspruch einlegen. Aufgrund des vor den Landgerichten herrschenden Anwaltszwangs müssten Sie spätestens hierfür jedoch Anwälte beauftragen.

Da eine Eilverfügung bis zur (etwaigen) Aufhebung zu beachten ist, sollte der Erlass einer Eilverfügung - sofern möglich - von vornherein verhindert werden. Eine außergerichtliche Stellungnahme auf die Abmahnung kann den Abmahner von gerichtlichen Schritten abhalten. Auf jeden Fall muss der Abmahner Ihre außergerichtliche Stellungnahme auf die Abmahnung dem Gericht vorlegen. Möglicherweise weckt Ihre Stellungnahme jedenfalls beim Gericht Bedenken an der Berechtigung der Abmahnung. In diesem Fall erlässt das Gericht die Eilverfügung nicht bzw. ordnet jedenfalls erst einmal eine mündliche Verhandlung an.

Machen eigene Anwälte die Sache bloß nicht noch teurer?

Auf den ersten Blick: Ja. Aber: Die Abmahnung ist womöglich unberechtigt. Die Abmahnung sollte daher unbedingt auf ihre Berechtigung geprüft werden. Und zwar durch Anwälte, die auf das Markenrecht spezialisiert sind.

Achtung: Das weitaus größere finanzielle Risiko steckt zudem in Vertragsstrafen. Fachkundige anwaltliche Beratung zahlt sich spätestens beim "Aufräumen" aus.

Nicht nur für juristische Laien, sondern auch für im Markenrecht nicht bewanderte Anwälte ist es schwierig zu sagen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt. So ist insbesondere zu prüfen, ob der Abgemahnte die beanstandeten Zeichen in dem Angebot tatsächlich "markenmäßig" benutzt hat. Hier ist die Rechtsprechung des BGH zur markenmäßigen Benutzung in Internetangeboten zu beachten.

Wichtig: Ist die Markenabmahnung unberechtigt, müssen Sie keine Abmahnkosten und Schadensersatz zahlen.
Vielmehr muss der Abmahner Ihnen Ihre Anwaltskosten ersetzen.

Sollte die Abmahnung berechtigt sein, gilt es auf jeden Fall, noch größeren Schaden zu vermeiden. So sollte keine zu weite Unterlassungserklärung, sondern nur eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Da die Unterlassungserklärung strafbewehrt sein muss, drohen Vertragsstrafen. Vor Abgabe der Unterlassungserklärung muss daher umfassend "aufgeräumt" werden. Vertragsstrafen können mehrere Tausend EUR betragen. 

Was kann ich für Sie tun?

Haben auch Sie eine Markenabmahnung von der Kanzlei Zierhut IP wegen der Nutzung von Marken wie "EMBRACE“, Hula Hoop", "Frida Kahlo" oder "Hacky Sack" erhalten? Dann können Sie mir die Abmahnung per E-Mail zusenden (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.). Im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung erläutere ich Ihnen kurz die Rechtslage und zeige Ihnen Möglichkeiten des weiteren Vorgehens auf.

Ich berate und vertrete bereits zahlreiche von der Kanzlei Zierhut IP abgemahnte Unternehmen. Bisher wurden diese nicht mit Klagen überzogen.

Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz Denise Himburg – Ihre Markenanwältin mit mehr als 20 Jahren Praxiserfahrung im Markenrecht.